1 - La conformité à la fonction de garantie d'identité d'origine

7Pour les juges du Tribunal de l'Union européenne et de la Cour de justice, la prohibition des marques déceptives trouve sa justification dans la fonction essentielle de la marque, à savoir la fonction de garantie d'identité d'origine. C'est ainsi que dans un arrêt du 13 mai 2020, le Tribunal de l'Union européenne rappelle, dans une formule désormais traditionnelle, « qu'une marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Or, une marque perd ce rôle de garantie si l'information qu'elle comporte est de nature à tromper le public » [13]. En d'autres termes, le respect de la finalité de la marque, c'est-à-dire garantir qu'un produit marqué a été mis sur le marché avec le consentement du titulaire [14], expliquerait qu'une marque puisse ne pas être qualifiée de déceptive.

8Il est vrai que, tout comme le principe de spécialité - et peut-être plus encore -, la fonction essentielle de la marque est un concept directeur irriguant l'ensemble du droit des marques. Pour autant, est-il possible d'affirmer que la prohibition des marques déceptives est légitimée par cette fonction essentielle ? Il est permis d'en douter. La fonction essentielle de la marque a en effet pour but d'identifier les produits ou les services de son titulaire, en permettant de les distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance [15]. La marque garantit donc au consommateur l'origine commerciale légitime du produit ou du service marqué. Pour ce faire, la marque se doit donc d'être distinctive [16]. Elle doit, tout autant, être disponible [17]. Si tel ne devait pas être le cas, la marque seconde générerait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, susceptible de porter atteinte à la fonction de garantie d'identité d'origine. Cette fonction est toutefois déconnectée du vice de déceptivité, comme elle l'est également de l'exigence de conformité du signe avec l'ordre public et les bonnes mœurs. En effet, la fonction de la marque stricto sensu ne renvoie aucunement à l'idée selon laquelle le signe utilisé doit identifier, loyalement ou sans induire en erreur, un produit ou un service. Cette justification ne peut donc pas emporter l'assentiment.

9Pour autant, le lien que les juges européens établissent entre la prohibition des marques déceptives et la fonction essentielle de la marque s'explique facilement. En effet, la marque déceptive est parfois, et à raison, présentée comme étant « faussement descriptive » [18]. Ainsi, au-delà du vice de déceptivité, un tel signe échouerait, du fait de son caractère descriptif, à remplir la fonction de garantie d'identité d'origine. Il est à ce titre intéressant de constater que la jurisprudence n'hésite pas à relever l'absence de déceptivité en tenant compte d'éléments ayant permis, au préalable, de considérer que le signe n'était pas descriptif. Il a, par exemple, été jugé qu'une marque ne pouvait être qualifiée de trompeuse, dès lors qu'il avait été établi en amont, dans le cadre de l'appréciation de la descriptivité d'un signe, que le message véhiculé par celui-ci n'était pas suffisamment clair pour désigner une caractéristique précise des produits désignés [19]. Si une telle analyse peut parfois faire sens, il serait toutefois dangereux de la systématiser. En effet, une marque évocatrice, satisfaisant aux exigences de la distinctivité, pourrait parfaitement être sanctionnée au titre de la déceptivité [20]. Quoi qu'il en soit, les raccourcis effectués par la jurisprudence dans de telles hypothèses permettraient d'expliquer l'erreur commise par les juges quant à la légitimation de la prohibition des marques déceptives par la fonction essentielle de la marque. Une seconde voie doit donc être recherchée et préférée.

2 - Le rattachement à l'ordre public et aux bonnes mœurs

10Comme il l'a été rappelé à titre introductif, l'article 6 quinquies de la Convention de Paris rattache la prohibition des marques déceptives à la notion d'ordre public et de bonnes mœurs. S'il s'agit sans doute là de la justification la plus plausible, celle-ci ne fait pas l'unanimité. Roubier affirmait, par exemple, que les marques déceptives devaient être distinguées des marques contraires à l'ordre public. Il considérait en effet que la marque scandaleuse causait un trouble moral, tandis que la marque déceptive n'emportait qu'un dommage pécuniaire [21]. C'est pourquoi, il convient dans ce cadre de s'entendre sur la notion d'ordre public et, plus particulièrement, sur les objectifs poursuivis par les dispositions relatives aux marques déceptives.

11Il est vrai que la notion d'ordre public est difficilement saisissable. Comme l'affirment à raisons certains auteurs, il s'agit probablement de l'une des notions juridiques les plus difficiles à définir [22]. Malaurie a, à ce titre, recensé plus de vingt définitions de la notion, tout en constatant qu'elles ne donnaient pas pleinement satisfaction. Il a ainsi proposé la définition suivante : « L'ordre public, c'est le bon fonctionnement des institutions indispensable à la collectivité » [23]. L'idée qui sous-tend la notion d'ordre public est celle de l'intérêt général [24]. Il y aurait en conséquence des intérêts supérieurs dont il conviendrait de tenir compte en droit des marques. La définition donnée à l'ordre public par les directives de l'EUIPO s'inscrit dans cette logique en précisant qu'il « fait référence à l'acquis de l'Union européenne applicable dans un domaine spécifique, ainsi qu'à l'ordre juridique et à l'État de droit tels que définis dans les traités et le droit européen dérivé, qui reflètent une compréhension commune sur certaines valeurs et principes fondamentaux, tels que les droits de l'homme » [25].

12Quid, dès lors, des marques déceptives ? Quel intérêt supérieur légitime la prohibition des marques déceptives ? À cette question, la jurisprudence et une partie de la doctrine affirment que les dispositions relatives aux marques déceptives ont vocation à protéger le consommateur (a). Une telle assertion peine toutefois à pleinement convaincre, la prohibition des marques déceptives devant plutôt être appréhendée comme un moyen supplémentaire de préserver le principe d'une concurrence loyale et saine entre les différents opérateurs économiques (b).

1 - La conception traditionnelle de la déceptivité

24La tromperie peut porter tant sur des éléments intrinsèques, concernant le produit lui-même, que sur des éléments extrinsèques des produits et services. S'agissant des éléments intrinsèques, la marque peut, comme le précise le texte, induire en erreur sur la nature des produits ou des services. Tel est le cas lorsque le signe distinctif renvoie faussement à une caractéristique du produit ou du service que le consommateur peut légitimement rattacher à celui-ci [59]. Les exemples sont nombreux et, parfois, particulièrement anciens [60]. C'est ainsi que la marque Abricot a été considérée comme trompeuse pour des produits de beauté et cosmétiques n'étant pas à base d'abricot [61]. Il en est allé de même pour la marque Porcelaine Bleue pour des objets qui ne seraient pas en porcelaine ou de couleur bleue [62], pour la marque Meteotel pour des services d'information sur la météo qui n'était pas transmis par voie téléphonique ou télématique mais par satellite [63], ainsi que pour la marque Lactofree pour des produits à base de lactose en classe 5 [64]. La marque peut ensuite tromper sur la qualité des produits, lorsque celle qui est suggérée est fausse [65], comme la marque Servi frais pour des produits surgelés [66].

25S'agissant des éléments extrinsèques, il convient d'évoquer en premier lieu la tromperie sur l'origine. Sur ce point, la jurisprudence considère qu'une marque est trompeuse quant à l'origine du produit lorsqu'elle suggère une origine non conforme à la réalité, sauf à démontrer le caractère fantaisiste de cette référence géographique [67]. Ont ainsi été considérées comme étant déceptives les marques Gold Bavaria pour des bières ne provenant pas de Bavière [68], Amsterdam Poppers pour des produits aphrodisiaques ne provenant pas d'Amsterdam [69] ou encore La Irlandesa pour des produits n'ayant pas une origine irlandaise [70]. À l'inverse, la marque Louisiane n'a pas été frappée du vice de déceptivité pour désigner des luminaires [71], l'État de Louisiane n'étant pas connu pour ce genre de produit. Il en est allé de même pour la marque Port Charlotte au motif que le public pertinent, quelles que soient son origine et ses capacités linguistiques, n'est pas susceptible d'associer le seul terme « port » dans la marque contestée à l'appellation d'origine « porto » ou « port » ou à un vin de liqueur portant cette dénomination [72]. C'est, par ailleurs, dans le cadre des hypothèses de tromperie sur l'origine que la jurisprudence a appréhendé la problématique de la déceptivité des marques vitivinicoles et, plus particulièrement, des toponymes. Ainsi, s'il va de soi qu'une marque reprenant un toponyme, sans que le titulaire puisse se prévaloir d'un quelconque lien avec celui-ci, doit être frappée du vice de déceptivité, qu'en est-il de l'opérateur qui peut se prévaloir de parcelles cadastrées sous un vocable connu ? Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère, d'une part, que le signe désignant un vin sous le nom d'une exploitation ne peut, sans tromperie, être déposée en tant que marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu. Plus précisément, il appartient au titulaire de la marque constituée par le toponyme de démontrer que, non seulement le raisin provient de la parcelle dont le nom est en cause, mais aussi qu'il fait l'objet d'une vinification séparée du reste de la récolte [73]. Bien qu'elle soit sévère pour les petits viticulteurs, la solution a le mérite de l'objectivité [74]. Difficile cependant de ne pas voir là une remise en cause des principes d'indépendance du titulaire et d'appréciation in abstracto à laquelle les autorités compétentes sont tenues dans le cadre des actions en nullité [75].

26En sus de l'origine géographique, la tromperie sur les éléments extrinsèques concerne les signes laissant croire à un contrôle de garantie du produit ou du service. Il en va ainsi des marques faisant référence aux professionnels de la santé, du fait de l'usage des termes « docteurs », « médical », « pharmacie » ou de leurs préfixes. Citons, à titre d'exemple, la marque Le comptoir du pharmacien jugée déceptive au motif que les produits désignés, s'ils ne relèvent pas du monopole du pharmacien, suggèrent une fabrication sous le contrôle du pharmacien ou, à tout le moins, une distribution sous le contrôle exclusif de celui-ci [76] ; la marque Best Medical, déposée en vue de désigner des chaussures, jugée déceptive dès lors qu'elle était de nature à faire croire que les chaussures en question pouvaient être utilisées dans le cadre de traitements orthopédiques [77]. Doivent également être refusées à l'enregistrement ou annulées les marques véhiculant l'idée selon laquelle les produits ou services sont soumis à un contrôle de garantie de la part d'une autorité officielle. Les marques composées du terme « label » ou « bio » inviteront ainsi à la plus grande vigilance [78], tout comme celles constituée du terme « France » [79]. Pour autant, dans de telles hypothèses le rejet de la demande ou l'annulation ne sont pas systématiques. N'ont, par exemple, pas été jugées déceptives la marque École du ski français , le Tribunal de l'Union européenne considérant que le signe serait perçu par le public comme une référence, peut-être historique, à une méthode d'enseignement du ski propre à la France, plutôt que comme impliquant que l'enseignement du ski serait rendu par l'État ou sous son contrôle [80], et la marque figurative Fédération française de l'apéritif , le public ne risquant pas de se méprendre quant à l'origine des produits et de penser qu'il bénéficierait d'un caractère officiel, dès lors qu'il y verrait un simple « clin d'œil » [81].

2 - La conception large de la déceptivité

27La lettre des dispositions relatives à la déceptivité permet de ne pas se cantonner à une approche traditionnelle de la notion. Elle a, par exemple, été envisagée dans le cadre de nombreux contentieux portant sur des marques constituées par des noms de famille, les plus fameux étant, sans aucun doute, ceux ayant trait aux marques Inès de la Fressange et Elizabeth Émanuel. Dans chacune de ces affaires, les porteurs de ces prénoms et noms, avaient tenté, après avoir cédé leurs marques « patronymiques » aux sociétés qui les employaient, de se prévaloir des mécanismes liés à la marque déceptive une fois qu'ils n'exerçaient plus de fonctions en leur sein. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu à propos des marques Inès de la Fressange s'illustra en reconnaissant que, dans une telle hypothèse, la marque litigieuse était devenue déceptive, justifiant ainsi de prononcer la déchéance, conformément à l'article L. 714-6, b) du CPI. La Cour nota que depuis son licenciement en 1999, Inès de la Fressange n'exerçait plus aucune maîtrise sur la création artistique des produits commercialisés sous le signe des marques litigieuses, alors qu'il résultait des pièces versées que le titulaire tentait de maintenir artificiellement un lien entre l'image attachée à la personnalité d'Inès de la Fressange et les produits vendus sous les signes contestés. Dès lors, la société titulaire des marques Inès de la Fressange avait entretenu la confusion dans l'esprit des consommateurs entre le porteur du nom de famille et les marques litigieuses. Partant, elle avait fait preuve d'un comportement susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les produits commercialisés sous ces différents signes [82]. La Cour de cassation censura toutefois cet arrêt au visa de l'article 1628 du code civil, le cédant des marques litigieuses « n'étant pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur » [83].

28Le silence de la Cour de cassation sur la question de la déceptivité n'avait pas permis de confirmer ou d'infirmer le raisonnement retenu par la Cour d'appel de Paris sur le sujet. C'est la Cour de justice qui est venue désavouer les juges dans l'arrêt du 30 mars 2006, rendu sur question préjudicielle dans l'affaire Elizabeth Émanuel. Dans cette affaire, la Cour de justice était, à la fois, interrogée sur la déceptivité en tant que motif absolu de refus ou de nullité et la déceptivité en tant que motif de déchéance. La Cour de justice releva que si un consommateur moyen pouvait être influencé dans son acte d'achat d'un vêtement portant la marque Elizabeth Émanuel en imaginant que le porteur de ce nom avait participé à la création de ce vêtement, il n'en demeurait pas moins que les caractéristiques et les qualités dudit vêtement restaient garanties par l'entreprise titulaire de la marque. En conséquence, la dénomination Elizabeth Émanuel ne pouvait être considérée comme étant, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance de la marchandise qu'elle désignait [84]. Le raisonnement de la Cour de justice n'est pas sans susciter quelques réserves. Il est en effet affirmé que le consommateur pourrait être influencé, mais que cette influence serait insuffisante à caractériser la tromperie. La solution doit être débattue, combattue, qui plus est à la lumière de la ratio legis de la prohibition des marques déceptives imposant d'apprécier largement ce vice [85]. Elle doit également être critiquée au regard des arguments apportés par la Cour de justice afin de justifier son choix. En effet, cette dernière précise qu'en tout état de cause les caractéristiques et les qualités des produits désignés par la marque « patronymique » restent garanties par l'entreprise titulaire de la marque. La référence à la fonction de garantie d'identité d'origine afin d'évincer le vice de déceptivité dans une telle hypothèse est nonsensique [86]. Cette référence ne permet pas de répondre aux questions suivantes : la marque génère-t-elle une attente auprès du consommateur ; le consommateur est-il susceptible d'être induit en erreur ? L'argumentation de la Cour de justice laisse par conséquent à désirer. Convient-il toutefois de retenir qu'elle fait un choix fort : celui de ne pas considérer comme déceptive une marque « patronymique » dans ce type d'hypothèse [87].

29Si les noms de famille ne constituent pas des signes déceptifs au sens du droit des marques, qu'en est-il de la tromperie sur l'origine et la paternité d'une œuvre de l'esprit ? La question fut posée dans l'affaire Bébé Lilly, dans laquelle le titre d'une œuvre de l'esprit - Bébé Lilly - avait été déposé comme marque sans l'autorisation de l'auteur. Ce dernier avait alors assigné le déposant, producteur par ailleurs de l'œuvre de l'esprit en question, afin de voir la marque litigieuse annulée pour cause de déceptivité. La Cour d'appel de Paris refusa de faire droit à sa demande au motif que la tromperie sur l'origine et la paternité d'une œuvre de l'esprit n'était pas visée par l'article L. 711-2, 8° du CPI [88]. L'argument pouvait difficilement emporter l'assentiment. Sans surprise, la Cour de cassation censura l'arrêt d'appel, en retenant qu'une marque pouvait être déceptive lorsqu'elle était susceptible de tromper le consommateur sur la relation entre le signe utilisé et une œuvre relevant de la protection par le droit d'auteur ou un droit dérivé [89]. L'assertion n'échappe toutefois pas à la critique. En effet, le vice de déceptivité doit être apprécié au regard des produits et services désignés. Or la Cour de cassation fait le choix de ne faire référence qu'à l'œuvre de l'esprit [90]. La solution fait en outre écho à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu dans l'affaire Inès de la Fressange qui avait relevé que cette dernière n'exerçait plus aucune maîtrise sur la création artistique des produits commercialisés afin d'identifier le vice de déceptivité [91]. La décision de la Cour d'appel de renvoi ne vient cependant pas nous éclairer sur ce type particulier de déceptivité, les juges refusant, de manière assez laconique, de constater le caractère trompeur de la marque Bébé Lilly [92].

30Enfin, ne serait-il pas intéressant de recourir à l'article L. 711-2, 8° afin de sanctionner la tromperie sur l'origine commerciale ? Ce type de tromperie est traditionnellement envisagé dans le cadre de l'examen de l'exigence de disponibilité ou de la contrefaçon lorsqu'un signe distinctif porte atteinte à une marque première. Elle prend la forme d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, hypothèse dans laquelle le public peut croire que les produits ou services désignés par des signes en conflit proviennent d'une seule et même entreprise ou le cas échéant d'entreprises liées économiquement entre elles [93]. Or la notion de confusion est omniprésente lorsqu'il s'agit d'apprécier la déceptivité. Celle-ci est en effet le plus souvent retenue lorsque le signe litigieux génère une confusion - quant à la nature, la qualité ou l'origine géographique des produits et des services - dans l'esprit du consommateur [94]. La déceptivité est par ailleurs régulièrement envisagée - et parfois constatée - en relation avec des signes distinctifs antérieurs : noms de famille [95], toponymes [96] ou bien encore noms de collectivités territoriales [97]. Le jugement du tribunal de grande instance de Marseille, rendu dans une affaire Féria de Béziers, a affirmé à ce titre que l'article L. 711-3, 9° du CPI, qui prévoit qu'une marque ne peut pas être enregistrée ou annulée lorsqu'elle porte atteinte au nom d'une collectivité territoriale, rejoint l'exclusion des signes déceptifs visée à l'article L. 711-2, 8° [98]. Ne serait-il donc pas possible d'affirmer, plus généralement, qu'il existe une forme d'« identité » entre la déceptivité, motif absolu de refus ou de nullité, et l'exigence de disponibilité, motif relatif de refus ? C'est ce que semble avoir retenu la Cour d'appel de Bordeaux, dans l'arrêt Sillage des Malartic, qui a considéré que le titulaire d'une marque antérieure pouvait se prévaloir tant de sa marque antérieure que du motif de déceptivité dans le cadre d'une procédure d'opposition [99]. Bien que la solution doive être condamnée, la procédure d'opposition n'étant ouverte qu'aux tiers souhaitant se prévaloir d'un motif relatif de refus [100], elle tend toutefois à démontrer que le vice de déceptivité peut également être relevé en cas de tromperie sur l'origine commerciale [101]. Une telle approche ne serait pas sans conséquence sur le paradigme actuel. Du point de vue de l'appréciation, la tromperie pourrait être appréhendée de deux manières : d'une part, d'une manière plus objective - et potentiellement plus largement - en tant que motif absolu de refus [102] ; d'autre part, d'une manière plus subjective en tant que motif de relatif de refus. Du point de vue du régime ensuite, en tant que motif absolu de refus, la tromperie sur l'origine commerciale pourrait être appréciée d'office par l'autorité compétente. Dans une telle hypothèse, les observations des tiers émises dans le cadre de la procédure d'enregistrement pourraient jouer un rôle primordial afin d'alerter l'examinateur de l'existence d'un droit antérieur [103]. L'action en nullité à titre principal serait, par ailleurs ouverte à tous, sans avoir à démontrer l'existence d'un quelconque intérêt à agir [104]. Elle serait enfin imprescriptible et non soumise au mécanisme de la forclusion par tolérance [105], contrairement aux motifs relatifs de nullité. Si l'approche proposée semble parfaitement conforme aux textes relatifs à la déceptivité, d'aucuns pourraient être tentés de la trouver quelque peu excessive. Il serait sans doute difficile de les contredire, tant le paradigme actuel serait remis en cause. Il apparaît en tout état de cause que la problématique de la prohibition des marques déceptives est plus complexe qu'elle n'y paraît, comme le démontrent également les malentendus entourant les sanctions qui lui sont attachées.